1. Sinn und Zweck der angemessenen Lizenzgebühr
2. Zulässigkeit der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie
3. Üblichkeit einer Lizenzerteilung
5. Lizenz für das bloße Anbieten?
6. Erfolg oder Misserfolg der 'Lizenz'-Auswertung ist unerheblich
Sinn und Zweck der angemessenen Lizenzgebühr
BGH, Urt. v. 23.6.2005, I ZR 263/02, II.3.a – Catwalk
Der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie liegt die Überlegung zugrunde, dass der Verletzer grundsätzlich nicht anders stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr entrichtet hätte. Angesichts der normativen Zielsetzung dieser Schadensberechnungsmethode ist es unerheblich, ob es bei korrektem Verhalten des Verletzers im konkreten Fall tatsächlich zu einer entsprechenden Lizenzerteilung gekommen wäre; entscheidend ist vielmehr allein, dass der Verletzte die Nutzung nicht ohne Gegenleistung gestattet.
Ebenso OLG Düsseldorf, Urt. v. 1.6.2023, 20 U 162/21, Tz. 27
OLG Karlsruhe, Urt. v. 5.8.2013, 6 U 114/12, Tz. 62
Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie beruht auf dem Bestreben, dem Verletzten, der sein Schutzrecht nicht auswertet oder der den für ihn oft schwierigen Nachweis eines durch die Verletzungshandlungen entstandenen konkreten Vermögensschadens nicht oder nur unvollkommen führen kann, gleichwohl einen Ausgleich dafür zu verschaffen, dass der Verletzer durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts einen geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat, dessen Höhe am zuverlässigsten daran gemessen werden kann, wie seine Vermögenslage wäre, wenn er das Schutzrecht erlaubterweise benutzt hätte: Dann hätte er die Gestattung des Schutzrechtsinhabers einholen müssen, die dieser, wie üblich, nur gegen Zahlung eines Entgelts - einer Lizenzgebühr - erteilt hätte.
Zulässigkeit der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie
BGH, Urt. v. 23.6.2005, I ZR 263/02, II.3.a – Catwalk
Zulässig ist die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr überall dort, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist. Der Sache nach handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 2. Altern., § 818 Abs. 2 BGB entsprechenden Anspruch.
BGH, Urt. v. 17.6.1992, I ZR 107/90, II.A.3 – Tchibo/Rolex II (= NJW 1992, 2753)
Die Schadensberechnung nach entgangener Lizenz ist nicht schon deshalb als ausgeschlossen, weil die Klägerin keinesfalls eine Lizenz erteilt hätte; denn ihrer normativen Zielsetzung nach setzt die - fiktive - Lizenz nicht voraus, dass es bei korrektem Verhalten des Verletzers tatsächlich zum Abschluss eines Lizenzvertrages gekommen wäre.
Üblichkeit einer Lizenzerteilung
BGH, Urt. v. 23.6.2005, I ZR 263/02, II.3.b – Catwalk
Bei der Beurteilung der Frage, ob die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten verkehrsüblich ist, kommt es im Hinblick auf die Zielsetzung und die Rechtsnatur dieser Schadensberechnungsmethode nicht auf die Verhältnisse gerade in der Branche an, in der die Beteiligten tätig sind, sondern darauf, ob bei einem Ausschließlichkeitsrecht dieser Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen im Verkehr üblich ist. Das Erfordernis der Üblichkeit soll vorwiegend solche Rechte ausschließen, bei denen mangels Vermögenswerts eine Nutzung auf dem Lizenzwege allgemein nicht in Betracht zu kommen pflegt oder der Gedanke an eine Lizenzerteilung aus besonderen Gründen ausscheidet. Für die Annahme der Verkehrsüblichkeit einer Überlassung genügt es daher regelmäßig, dass ein solches Recht seiner Art nach überhaupt durch die Einräumung von Nutzungsrechten genutzt werden kann und genutzt wird.
Höhe der Lizenzgebühr
BGH, Urt. v. 16.8.2012, I ZR 96/09, Tz. 30
Bei der Lizenzanalogie ist zu fragen, was vernünftige Vertragspartner als Vergütung für die vom Verletzer vorgenommenen Benutzungshandlungen vereinbart hätten. Zu ermitteln ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung. Dabei ist unerheblich, ob der Verletzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen (BGH, Urt. v. 6.10.2005, I ZR 266/02, GRUR 2006, 136 Rn. 23 = WRP 2006, 274 - Pressefotos). Im Rahmen der Ermittlung des objektiven Werts der Benutzungsberechtigung, der für die Bemessung der Lizenzgebühr maßgebend ist, müssen die gesamten relevanten Umstände des Einzelfalls in Betracht gezogen und umfassend gewürdigt werden (vgl. BGH, GRUR 2009, 407 Rn. 25 - Whistling for a train).
Ebenso OLG Karlsruhe, Urt. v. 5.8.2013, 6 U 114/12, Tz. 63
BGH, Urt. v. 23.6.2005, I ZR 263/02 , III. – Catwalk
Bei der Bestimmung der Höhe der Lizenzbeträge ist zu berücksichtigen, dass der Verletzer bei der Berechnung des Schadens im Wege der Lizenzanalogie zwar weder besser noch schlechter gestellt werden darf als ein vertraglicher Lizenznehmer, aber dem Risiko der Minderung des Prestigewerts des nachgeahmten Produkts durch eine angemessene Erhöhung der normalerweise üblichen Lizenz Rechnung zu tragen ist. Dementsprechend werden hierbei alle Umstände zu berücksichtigen sein, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss gehabt hätten.
Ebenso OLG Karlsruhe, Urt. v. 5.8.2013, 6 U 114/12, Tz. 63
Dabei ist auch auf die konkreten Marktverhältnisse abzustellen.
BGH, Urt. v. 17.6.1992, I ZR 107/90, II.A.5.c – Tchibo/Rolex II (= NJW 1992, 2753)
Bei Produktnachahmungen kann es für die Höhe des zu schätzenden Lizenzsatzes maßgeblich darauf ankommen, ob und in welchem Umfang zur Zeit der Verletzungshandlungen vom Rechtsinhaber vergleichbare Nachahmungen seines Erzeugnisses durch andere Hersteller hingenommen wurden. Diese Frage darf bei der Beurteilung der Höhe der Lizenzgebühr nicht unberücksichtigt bleiben; denn für den als Schätzungskriterium unter anderem maßgeblichen Wert des verletzten Rechts kann es entscheidend darauf ankommen, ob dieses zur Zeit der (fiktiven) Lizenzvergabe unbeeinträchtigt bestanden hat oder ob es durch tolerierte Nachahmungen in den Augen des Verkehrs bereits an Eigenart und Ansehen verloren hatte.
Der beste Anhaltspunkt für eine angemessene Lizenzgebühr sind übliche Tarife oder andere Lizenzverträge, die über den Lizenzgegenstand oder in der Branche abgeschlossen wurden.
BGH, Urt. v. 16.8.2012, I ZR 96/09, Tz. 30
Bei der Festsetzung einer angemessenen Lizenzgebühr liegt es nahe, branchenübliche Vergütungssätze und Tarife als Maßstab heranzuziehen, wenn sich in dem maßgeblichen Zeitraum eine solche Übung herausgebildet hat (vgl. BGH, GRUR 2009, 407 Rn. 29 - Whistling for a train). ... Gibt es keine branchenüblichen Vergütungssätze und Tarife, ist die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr vom Tatrichter gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen.
OLG Karlsruhe, Urt. v. 5.8.2013, 6 U 114/12, Tz. 63
Sofern sich das zur Streitentscheidung berufene Gericht davon überzeugen kann, dass eine ausreichende Zahl von Lizenzverträgen nach einem von der Schadensersatz begehrenden Partei angebotenen Vergütungsmodell abgeschlossen wurden, kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizenzsätzen aufgeführten Lizenzsätze und sonstigen Konditionen allgemein üblich und angemessen sind. Bereits der Umstand, dass Lizenzvereinbarungen abgeschlossen werden, rechtfertigt den Schluss, dass vernünftige Vertragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten (BGH, GRUR 2009, 660, 663 Rn. 32 - Reseller-Vertrag).
Dem Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr korrespondiert ein Auskunftsanspruch.
BGH, Urt. v. 16.8.2012, I ZR 96/09, Tz. 30
Der Gläubiger hat ein berechtigtes Interesse, die für die Schadensschätzung erforderlichen Umstände zu erfahren. Hierzu rechnen die vom Verletzer erzielten Umsätze und der Gewinn (vgl. BGH, Urt. v. 29.7.2009, I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 49 = WRP 2010, 384 - BTK) sowie die Vergleichszahlen über die Auflagenhöhe im Juni 2007.
OLG Köln, Urt. v. 3.5.2024, 6 U 132/23, Tz. 24
Bei der Art der Berechnung der Höhe des zu leistenden Schadensersatzes nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ist zu fragen, was vernünftige Vertragspartner als Vergütung für die vom Verletzer vorgenommenen Benutzungshandlungen in Kenntnis der tatsächlichen Entwicklung während des Verletzungszeitraums vereinbart hätten. Zu ermitteln ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung. Es ist dabei unerheblich, ob der Verletzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen. Die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr ist gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach der freien Überzeugung des Gerichts zu bemessen. Dabei sind der Umfang der Nutzung sowie der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts bzw. im Streitfall der wettbewerbsrechtlich geschützten Leistungsposition zu berücksichtigen. Zu den Umständen, die den objektiven Wert der angemaßten Benutzungshandlungen beeinflussen, gehören ein etwa festzustellender verkehrsmäßig üblicher Wert der Benutzungsberechtigung in Anlehnung an tatsächlich vereinbarte Lizenzen, die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Rechts, die sich in Gewinnaussichten ausdrückt und durch die am Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird, eine etwaige Monopolstellung des Rechtsinhabers, sowie, ob und ggf. in welchem Umfang gegenüber der Verwendung des geschützten Rechts gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaftlich vernünftige Alternativen vorhanden sind. Grundsätzlich ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung maßgeblich, sodass z.B. wirtschaftliche Schwierigkeiten des Verletzers keine niedrigere Festsetzung der Lizenzgebühr rechtfertigen. Bei der Bewertung, welche Vereinbarung vernünftige Vertragsparteien getroffen hätten, kann aber auch die in der Branche übliche Umsatzrendite berücksichtigt werden, da ein Lizenznehmer im Zweifel keine Lizenzgebühr vereinbaren würde, die seinen Gewinn übersteigen würde (vgl. zum Urheberrecht Senat, Urteil vom 26.02.2021, 6 U 189/19 Rn. 28 - PE. SI.-Fotos = MMR 2021, 646, 647 m.w.N. aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs).
Soweit die Lizenzgebühr auf den Umsatz bezogen wird, ist der Umsatz des Rechtsverletzers, nicht des Rechtsinhabers maßgeblich.
OLG Frankfurt, Urt. v. 8.11.2012, 6 U 208/11
Die Klägerin zu 2) berechnet ihren Schaden dergestalt, dass sie vom Beklagten die Zahlung einer Lizenzgebühr auf die Umsätze verlangt, die sie selbst im Verletzungszeitraum unter ihrem Unternehmenskennzeichen erzielt hat. Dies stellt keine geeignete Methode zur Schadensberechnung dar. Nach der anerkannten Berechnungsmethode der Lizenzanalogie kann der Zeicheninhaber als Schadensersatz vielmehr Lizenzgebühren nur auf die vom Verletzer mit dem angegriffenen Zeichen erzielten Umsätze verlangen.
Lizenz für das bloße Anbieten?
BGH, Urt. v. 23.6.2005, I ZR 263/02, II.3.c – Catwalk
Bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist im Blick auf die Verkehrsüblichkeit der Rechtseinräumung eine abstrakte Betrachtungsweise geboten. Dem Anbieten (Bewerben) kommt dabei ein im Verhältnis zum Inverkehrbringen eigenes Gewicht und, wenn es unberechtigt erfolgt, auch ein eigener Unrechtsgehalt zu.
Erfolg oder Misserfolg der 'Lizenz'-Auswertung ist unerheblich
BGH, Urt. v. 17.6.1992, I ZR 107/90, II.A.5.b – Tchibo/Rolex II (= NJW 1992, 2753)
Bei Anwendung der objektiven Berechnungsarten bei der Berechnung des Schadens im Wege der Lizenzanalogie darf der Verletzer weder schlechter noch besser gestellt werden als ein vertraglicher Lizenznehmer. Bei der Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie kann zu Lasten des fiktiven Lizenzgebers nicht schadensmindernd berücksichtigt werden, dass sich nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des fiktiven Lizenzvertrages entgegen der auf diesen Zeitpunkt zu beziehenden Prognose der Vertragsparteien das Vertragsrisiko zum Nachteil des fiktiven Lizenznehmers entwickelt hat.
BGH, Urt. v. 17.6.1992, I ZR 107/90, Ls. – Tchibo/Rolex II (= NJW 1992, 2753)
Bei der Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie kann zu Lasten des fiktiven Lizenzgebers nicht schadensmindernd berücksichtigt werden, dass sich nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des fiktiven Lizenzvertrages entgegen der auf diesen Zeitpunkt zu beziehenden Prognose der Vertragsparteien das Vertragsrisiko zum Nachteil des fiktiven Lizenznehmers entwickelt hat.
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Omsels, Online-Kommentar zum UWG:
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